Het handhaven van intellectuele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld merk- of patentrechten kan ook via de Douane. Op niet on- aanzienlijke schaal worden producten verhandeld waarvan rechthebbende menen dat deze inbreuk maken op deze rechten, wel of niet terecht. De Europese douaneautoriteiten bieden aan de rechthebbende een aantal beschermingsmaatregelen. Maatregelen die in de praktijk vérgaande gevolgen voor de logistiek kunnen hebben.
1. DE ANTI-PIRATERIJ VERORDENING, WAAR HEBBEN WE HET OVER?
De Europese douaneautoriteiten kunnen een belangrijke rol spelen bij de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Dit gebeurt op basis van de zogenaamde Anti-Piraterij Verordening (“APV”). Deze verordening is per 1 januari 2014 ingrijpend gewijzigd met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 608/2013. Deze Verordening is tot stand gekomen ter vastlegging van afspraken die wereldwijd zijn gemaakt ter voorkoming van dit type piraterij. Door te kiezen voor een verordening zijn de bepalingen rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten.
1.1 Korte historie
Voor de fijnproever even de geschiedenis die daarbij hoort: al in 1993 werd op wereldwijd niveau door de World Trade Organisation (“WTO”) een verdrag gemaakt; het TRIPS-verdrag (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Dit verdrag heeft ten grondslag gelegen aan de eerste EU APV uit 1994, die in 2003 geheel is vervangen (Verordening (EG) nr 1383/2003). Na 10 jaar was deze verordening opnieuw toe aan vervanging, de reden waarom Verordening (EG) nr. 608/2013 in het leven is geroepen.
1.2 Inbreuk beschermen via APV
Maar welke mogelijkheid biedt de APV nou eigenlijk? In grote lijnen het volgende. Aan “houders van een recht” wordt de mogelijkheid geboden om goederen door de douane autoriteiten op te laten houden met de mogelijkheid om de goederen te inspecteren op inbreuk. Als door de rechthebbende wordt vastgesteld dat er sprake is van inbreuk dan kan hij vervolgens beslag tot afgifte en/of tervernietiging laten leggen. Aldus heeft de rechthebbende een stevig middel in de strijd tegen mogelijke inbreuken op zijn rechten van intellectuele eigendom .
Het IE-recht dat wordt beschermd is in de (2013) APV zeer ruim gedefinieerd en omvat naast de bekende IE-rechten bijvoorbeeld ook topografieën van halfgeleiderproducten (micro-chips), gebruiksmodellen, handelsnamen en beschermde herkomstaanduidingen (bijvoorbeeld: made in China). Deze laatsten zijn in de 2013 APV overigens nieuw.
1.3 Verzoek tot douanecontrole op inbreuk
Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de APV biedt dient u een summier gemotiveerd verzoek in (artikel 5 lid 4 APV) voor het optreden op basis van de APV. Overigens kennen we de verzoeken in twee varianten, te weten het nationaal verzoek en het Unieverzoek. De eerste variant ziet op optreden door één handhaver in een specifieke lidstaat (de Nederlandse douane bijvoorbeeld), het Unieverzoek (in te dienen in één Lidstaat) ziet op het verzoek tot optreden van douaneautoriteiten in meerdere Lidstaten. Deze laatste variant geeft dus in feite de mogelijkheid om in meerdere EU-Lidstaten te laten “zoeken” naar mogelijk inbreukmakende goederen. Ik teken aan dat er nog steeds vergaand verschillen zitten in de effectiviteit van autoriteiten op dit gebied in de verschillende EU-Lidstaten.
Waar bij het verzoek eerst en vooral goed op met worden gelet is dat het verzoek specifieke data bevat over de soort goederen (de te handhaven IE-rechten, de hoedanigheid van de aanvrager, typeaanduiding, model etc) en niet te breed is geformuleerd. In dat geval loopt de verzoeker het risico dat de aanvraag wordt afgewezen. Een en ander is expliciet beschreven in de APV (artikel 6 lid 3).
Als het verzoek wordt toegewezen dan stelt de douane de verzoeker daarvan in kennis en heeft de douane de verplichting om gedurende een jaar na de datum van inwerkingtreding op te treden tegen goederen beschreven in de aanvraag. Deze termijn kan op verzoek telkenmale worden verlengd. Indien de houder van het besluit in verzuim raakt met zijn verplichtingen uit de APV (bijvoorbeeld informatie gebruiken voor oneigenlijke doeleinden) kan het besluit bijvoorbeeld worden ingetrokken of geschorst. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de APV wordt gebruikt om parallelle handel tegen te gaan. De APV immers schrijft in artikel 1 lid 5 voor dat: deze verordening is niet van toepassing op goederen die met toestemming van de houder van het recht zijn vervaardigd of op goederen die door een persoon welke door de houder van het recht naar behoren is gemachtigd een bepaalde hoeveelheid goederen te vervaardigen, zijn vervaardigd bovenop de tussen die persoon en de houder van het recht overeengekomen hoeveelheid. Als een houder van een besluit op basis van de APV vervolgens toch de APV zou gaan gebruiken om dit tegen te gaan kan dit tot schorsing of intrekkingen leiden. Overigens is er door rechters al meerdere keren bepaald dat het gebruik maken van de mogelijkheden die de APV biedt om tegen (illegale) parallelhandel op te komen (dus oneigenlijk), geen reden is om bijvoorbeeld een beslaglegging op te heffen (zie ondermeer Vzr. Rb Den Haag, IEPT 20120808 en Vzr. Rb. Amsterdam 3 augustus 2012, IEPT 20120803).
En dan ontvangt de houder van een besluit bericht van de douane dat er een partij goederen is opgehouden. Dat kan overigens ook op basis van een zogenaamd ex-officio optreden van de douane (uit eigen beweging dus) maar meestal vindt het plaats door een ingediend verzoek. In zo’n geval wordt de houder van het besluit maar ook de aangever of de houder van de goederen in de gelegenheid gesteld de goederen te inspecteren en vast te stellen of er sprake is van inbreukmakende goederen. Vervolgens kan de IE-rechthebbende de stappen zetten die zij civielrechtelijk heeft om af te dwingen dat de goederen niet in het vrije verkeer van de EU terecht komen.
In het geval van ophouding van goederen voorziet de APV tevens in de mogelijkheid van onmiddellijke vernietiging (artikel 23 APV) een optie om zeker te stellen dat de goederen zonder procedure binnen 10 dagen worden vernietigd. Daartoe moet de houder van het besluit in ieder geval aangeven dat hij overtuigd is dat de goederen inbreukmakend zijn en dat hij instemt met de vernietiging. Ook de aangever houder van goederen wordt geinformeerd. Als deze stil blijft zitten volgt in de regel vernietiging! Deze situatie doet zich erg vaak voor en is in de dagelijkse praktijk zeer ingrijpend en vergaand, ik kom er in het voorbeeld hieronder nog op terug.
2. VOORBEELD VAN INBREUKPRODEDURE
Om het bovenstaande voor u, aandachtig lezer, nog wat duidelijker te maken geef ik een voorbeeld. De producent van merkschoenen, zeg Nike, heeft over de jaren aanzienlijk geïnvesteerd in haar merk. Om te voorkomen dat haar merk (de overbekende swoosh maar ook de naam Nike zelf) wordt gebruikt door partijen die graag de schoenen (en kleding) willen namaken en verkopen, heeft Nike haar merk(en) laten registeren. Daarmee is het gebruik van deze merken zonder goedkeuring door Nike verboden. Om onrechtmatig gebruik van het merk tegen te gaan biedt de EU dus de mogelijkheid om op basis van de APV een verzoek in te dienen (ook wel border detention request) om deze artikelen (wel specifiek te omschrijven in de aanvraag), waarvan wordt vermoed dat deze inbreuk maken op een recht, vast te houden en/of de vrijgave te schorsen. Ervanuit gaan dat dit het geval is gaat de douane over tot het ophouden van de goederen en of het opschorten van de vrijgave.
Dan staan de goederen dus vast en wordt onder andere de houder van het besluit tot opschorting van de vrijgave (vaak de merkhouder) in de gelegenheid gesteld om de goederen te inspecteren. Op deze manier kan deze dan vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een inbreuk op het merkrecht van, in dit voorbeeld, Nike. Vervolgens kan zij beslag op de goederen leggen en bijvoorbeeld de goederen uiteindelijk laten vernietigen. Dit na de vrijgave door de douane natuurlijk maar ook na het voeren van een inbreukprocedure bij de bevoegde rechter.
Spectaculairder is overigens de mogelijkheid die de APV biedt voor het onmiddellijk vernietigen van de goederen. Waar het op neerkomt is dat de douane de goederen binnen 10 dagen kan vernietigen als de houder van het besluit aangeeft dat zij ervan overtuigd is dat goederen inbreuk maken op haar intellectuele eigendomsrecht en deze tevens aangeeft akkoord te zijn met de vernietiging daarvan. Tevens moet de aangever of de houder van de goederen schriftelijk aangeven akkoord te zijn. Als deze laatsten niets van zich laten horen, binnen die termijn, mag de douane ervan uitgaan dat deze akkoord is/zijn met de vernietiging. Stilzitten leidt dus tot onmiddellijke vernietiging van de goederen!
Kort en goed dus voor dit voorbeeld: opschorten van de vrijgave leidt onmiddellijk dan wel in een latere instantie tot vernietiging van de goederen. Een zeer krachtig middel dus!
3. GEVOLGEN VOOR DE VERLADER
In veel gevallen is de verlader de partij die uiteindelijk materieel geraakt wordt door ofwel de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, ofwel door hetgeen wordt getracht te beschermen in de APV. Immers, de verlader is of de producent, houder van het IE-recht, of de partij die goederen wil laten vervoeren en importeren. Van belang is overigens wel om ook de risico’s voor de verlader/houder van een besluit te benoemen. Het gebruik van de APV is niet zonder financieel belang/risico namelijk. In hoofdstuk IV van de APV is in dat kader een en ander bepaald omtrent de aansprakelijkheid, kosten en boeten. Meer in het bijzonder is in artikel 28 van de APV het volgende opgenomen:
Indien een krachtens deze verordening naar behoren ingeleide procedure niet wordt voortgezet ingevolge een handeling of verzuim van de houder van het besluit, indien overeenkomstig artikel 19, lid 2, genomen monsters niet worden teruggestuurd of beschadigd zijn en onbruikbaar ingevolge een handeling of verzuim van de houder van het besluit of indien achteraf wordt vastgesteld dat de betrokken goederen geen inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, is de houder van het besluit aansprakelijk jegens enige houder van de goederen of aangever die in dit opzicht schade heeft geleden, overeenkomstig de specifieke toepasselijke wetgeving.
Met andere woorden het risico ligt geheel bij de houder van het besluit als er niet wordt voldaan aan de eisen uit de APV en meer in het bijzonder als komt vast te staan dat de goederen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Zeker als de goederen reeds vernietigd zijn kan dat tot verstrekkende schadevergoedingsverplichting leiden natuurlijk. Daarnaast voorziet artikel 30 APV nog in het verplicht vaststellen van sancties door de lidstaten bij het niet voldoen aan de eisen gesteld in de APV.
4. EN TRANSIT ZENDINGEN DAN?
Tot zover in een notendop hetgeen de APV voor verladers kan betekenen. Wat nog wel het vermelden waard is, is dat de APV ziet op goederen die uiteindelijk in de Europese Unie worden afgezet. Goederen die slechts worden doorgevoerd zijn in beginsel niet onderhevig aan de APV. Daar is door IE-houders wel veel voor gelobbyd en geprocedeerd maar in middels staat vast dat de reikwijdte van de APV zich niet uitstrekt tot goederen die onder douane verband worden doorgevoerd naar derde-landen. De reden is dat het internationale vrijhandelsverkeer voorrang moet hebben en dat goederen vrij van derde land naar derde land moeten kunnen worden vervoerd. De jurisprudentie is van dien aard dat dit alleen anders is als er een gefundeerd vermoeden is dat de goederen binnen de EU zullen worden verhandeld. In zo’n geval heeft de rechthebbende de bewijslast om dit vermoeden ook daadwerkelijk aan te tonen als goederen door de douane zouden worden vastgehouden op grond van de APV.
De mogelijkheid die wel is neergelegd in artikel 22 van de APV is die van de verstrekking en uitwisseling van informatie door de verschillende autoriteiten van de lidstaten. In artikel 22 van de APV is deze mogelijkheid opgenomen. In artikel 22 lid 2 is onder meer bepaald dat deze informatieverstrekking mede kan zien op de goederenstroom die wordt doorgevoerd. Kennelijk heeft de wetgever beoogd om transitgoederen die inbreuk maken op IE-rechten toch op deze manier onder het vergrootglas te leggen en te trachten om handhaving in de derde landen van bestemming aan te moedigen.
5. CONCLUSIE
Voor verladers, houders van een intellectueel eigendomsrecht biedt de APV nog immer interessante mogelijkheden om rechten af te dwingen en ongeoorloofde handel binnen de EU tegen te gaan. Het blijft echter wel een speelveld waar belangen nauwkeurig moeten worden afgewogen en waar ook de risico’s op voorhand duidelijk in kaart moeten zijn gebracht.
Dit artikel is geschreven door mr. A.M. (Sander) van Lent, directeur van Gastons Schul Legal & Compliance B.V. Sander is tevens advocaat, gespecialiseerd in douane en internationale handel. Voor vragen aan Sander kunt u een email sturen aan s.vanlent@gaston-schul.com of bellen op 06-27070745.
